会员动态 | 中国企业涉外知识产权诉讼案件年终盘点

一、境外网络平台展示专利侵权产品是否构成专利侵权？（(2017)苏05民初269号、(2019)苏民终1613号）

赛诺伊公司是一家专门从事自行车、电动自行车的研发、制造、销售的公司，于2016年4月26日申请了第ZL201630145954.1号、名称为“电动助力自行车"的外观设计专利。2016年8月18日，涉案专利产品“超悦"系列智能电单车在京东商城发起众筹并大获成功，入选了2017年中国国际自行车展览会创新产品评选名列。

2017年1月，赛诺伊公司的海外客户发现被告IndieGoGo公司与一名中国吉林的“DeXuanHan"的发起人，在其IndieGoGo.com网站面向全球众筹发售一款名为“U-Bike. The SmarteBike that Reads Your Mind"的智能电单车。赛诺伊公司认为其中的被控侵权产品完全采用了涉案专利的设计特征，两者在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似。因此赛诺伊公司通过公证处在IndieGoGo公司官网购买了一台侵权产品，收货地为中国，后赛诺伊公司在中国法院起诉了IndieGoGo公司。

IndieGoGo公司抗辩的主要理由首先是侵权行为并未发生在中国，因此中国法院没有管辖权。其次，其作为域外互联网平台，对于发布的消息是否构成专利侵权没有审查义务。最后，其认为被控侵权产品并未落入涉案外观设计专利保护范围。

经过法院调查，IndieGoGo公司系一家为他人发起众筹活动以筹集资金并为他人为众筹活动进行供款而提供网络平台的众筹运营商，其在公司网站的声明中明确了其不参与众筹活动所有者和供款者活动的具体事务，仅收取筹措资金一定比例的平台费用。因此，应认定IndieGoGo公司仅系涉案众筹活动的服务提供者而非众筹活动的当事人。而且，其在收到原告的知识产权异议后立即终止了该众筹项目，冻结了众筹人的账号，退还了众筹款项，因此IndieGoGo公司对侵权行为不存在过错，也没有证据表明IndieGoGo公司对侵权行为提供了帮助、教唆行为。另外，专利权保护范围仅限于侵权行为发生在我国的行为，对于未在我国大陆境内发生的制造、许诺销售、销售行为不受我国专利法的调整。综上，法院驳回了原告的诉讼请求。后原告上诉，上诉法院驳回上诉，维持原判。

点评分析及启示：

该案件属于涉外专利侵权诉讼，案件的争议焦点在于IndieGoGo公司是否实施了侵害专利权的行为，如构成侵权，需要承担何种责任。法院在分析的过程中从IndieGoGo公司在原告主张的侵权行为中的功能和作用入手，认为IndieGoGo公司的作用主要是提供网络服务平台，而非以自己的名义直接向消费者提供产品或服务，因此IndieGoGo公司并非直接实施侵权行为的主体。而且，也并无证据表明IndieGoGo公司明知或者应当知道侵权行为，且其在收到侵权通知后立即采取了合理措施，因此法院并未对被控侵权产品是否落入涉案专利进行分析，直接根据IndieGoGo公司的行为判断其行为不构成专利侵权中的销售、许诺销售、制造行为等，进而不承担侵权责任。

二、行政投诉进行商标维权更有效率？（(2020)皖05行终108号）

马鞍山市市场监督管理局于2019年8月7日作出了《行政处罚决定书》（马市监处字〔2019〕9号），认为马鞍山上嘉食品有限公司未经荷兰米拉尼有限公司许可，在相同商品上使用与荷兰米拉尼有限公司注册商标相近似商标，且容易导致混淆。依据相关法律法规，责令马鞍山上嘉食品有限公司立即停止侵权行为，并没收侵权商品和主要用于制造侵权商品未使用包装物品，罚款150.40425万元。后马鞍山上嘉食品有限公司提起行政复议，维持原处罚决定，后致成讼。

马鞍山上嘉食品有限公司认为，涉案商标与被控侵权标识并不具有相似性，对中国消费者来说，汉字的熟识度明显要高于荷兰语，且商品标注了生产企业名称和地址，消费者不会发生混淆。而且荷兰米拉尼有限公司在行政阶段提供的域外证据没有经过公证，不能作为证据使用。最后，涉案商标已经连续三年未使用，马鞍山上嘉食品有限公司已经向国家知识产权局提出了撤销申请，涉案商标是否有效尚无定论。

法院认为马鞍山市市场监督管理局行政执法程序符合法律规定，马鞍山上嘉食品有限公司侵犯商标专用权有事实根据，行政处罚结果以及复议程序均符合法律规定。同时，以“三年不使用"为由申请撤销不具有溯及力，马鞍山上嘉食品有限公司在行政程序和行政诉讼一审程序中都没有提出过“三年不使用”撤销申请，因此在最终评审结果做出前，涉案商标仍是有效的，即使最终涉案商标被撤销，也不影响已经做出并执行的商标侵权案件的处理决定。

点评分析及启示：

本案中权利人采取了行政投诉的方式进行知识产权维权，相较于民事诉讼，行政投诉的方式从程序上来看更有利于域外权利人的维权。一是在证据的采信上，行政投诉程序并没有强制要求域外证据必须经过公证才能使用。二是执法执行上看，行政投诉程序更为高效，整个行政投诉程序在3个月内就处理完毕，且行政决定一旦做出，行政复议以及行政诉讼程序均不影响行政决定的执行。

三、将平面作品制作成立体玩具是否构成著作权侵权？（(2020)鲁04民初330号）

罗伊视效动漫有限公司是一家专注动漫研发与制作的公司，其设计制作的《变形警车珀利（RobocarPoli）》系列动画片自2011年在韩国首播以来不仅成为韩国家喻户晓的卡通明星，还先后成功进入法国、日本、俄罗斯、中国、泰国等全球81个国家和地区，受到全世界小朋友的喜爱和欢迎，动画片内“珀利（Poli）"“罗伊（Roy）"“安巴（Amber）"“巴基（Bucky）"“海利（Helly）"“马克（Mark）"等形象在市场上获得了极高的知名度和美誉度。

经调查发现，滕州市级索华联超市销售的玩具使用了《变形警车珀利（RobocarPoli）》系列动画片中的角色人物，罗伊视效动漫有限公司为此诉至法院，主张侵害其著作权。法院经过调查认为，被控侵权产品外包装上的图片与原告的作品基本一致，构成侵犯原告的复制权和发行权，应当承担相应的侵权责任。

点评分析及启示：

本案中，原告主张的作品是美术作品，其主张的侵权对象是玩具产品以及产品外包装上的图片，法院在对比时从整体造型与形象、色彩搭配方面入手，尽管有个别细节不一致，但仍然认定构成侵权。这也符合著作权保护范围的认定，侵权行为不仅包括平面到平面的复制，也包括平面到立体的复制。在对比方法上，法院也从整体上考虑是否构成实质性相似，采用了整体对比原则，有利于保护原告作品的权利。

四、刷单销售金额是否构成侵权获利所得？（(2020)浙0381民初2903号）

DKH公司持有的SUPERDRY品牌，在全球46个国家拥有500多家品牌店，产品畅销全球100多个国家，在业内具有非常高的知名度。DKH公司在中国上海、北京、深圳、成都等均开设了多个专卖店，并且专门开设了天猫旗舰店官网https：//superdry.tmall.com用于网上销售SUPERDRY商品。

经调查发现，侯小芬在淘宝网上经营的“××男装"店铺中宣传和销售的服装大量使用多个不同形态的SUPERDRY标识，侵犯DKH公司的商标权。后DKH公司经向浙江淘宝网络有限公司调取侯小芬网店的销售数据，证明侵权产品的销售数量为数千件，获得了巨额的非法利益。但是被告侯小芬在答辩时称，其网店的销售数量都是刷单，实际仅销售了几件，且并没有库存产品。

法院认为，被告侯小芬未经原告许可，擅自在相同商品上使用与涉案商标相同或者近似商标，属于侵权行为。被告虽然主张被控侵权产品的销售量中存在大量刷单，但是未提供相应的证据证明，因此不予采信。最终法院在综合考虑了商标知名度、侵权产品销售金额以及原告为维权支出的费用后，酌定被告赔偿原告相应的经济损失。

点评分析及启示：

本案中在确定赔偿金额时，原告通过调查取证获得了被告侵权产品的销售数据，该数据对于确定被告侵权获利具有重要作用。虽然目前刷单是网店销售中常见的提升流量的手段，但是在知识产权诉讼中也会成为对己方非常不利的证据。如果在诉讼中无法证明数据存在虚假，那么法院就会倾向于使用平台方提供的销售数据作为侵权获利的参考。

五、侵权获利不考虑刷单金额？（(2020)粤13民终7268号）

西门子股份公司是一家知名的德资企业，其在中国注册了“SIEMENS"、“西门子"系列商标。

经市场调查，西门子股份公司发现有家名为惠州西门子投资有限公司在网上经营标有SIEMENS标识的开关插座，同时外包装袋印有德国西门子（香港）电器有限公司字样，开关插座的面板上印SIEMENS标识。后西门子股份公司起诉了惠州西门子投资有限公司要求停止侵害企业名称权和不正当竞争行为，并赔偿经济损失。

被告辩称，除原告取证的产品外，其余产品基本都是刷单所产生，并提交了与交易记录时间一致的被告向买受人的转账记录予以佐证。最终一审法院采纳了被告的意见，减去了刷单交易的金额，最后判赔8万元经济损失和合理支出。西门子股份公司遂提起上诉，二审法院认为，被告提交的证据显示确实存在大量刷单记录，该金额不能作为侵权获利考虑，同时因为原告没有提供证明实际损失，因而酌定赔偿金额无明显不当，二审予以维持。

点评分析及启示：

在本案中，原告通过调取交易数据发现被告有数百万的销售金额，但是被告提供了与交易时间一致的向买受人转账的记录，显示其中大部分的销售金额以汇款的方式返还给了买受人，因此证明不存在真实的销售行为，最终避免了巨额的侵权赔偿。

六、境外仲裁裁决如何在中国法院执行？（(2019)浙05协外认1号）

奥克塔福公司是一家设计、制造和销售一种混凝土成型系统及墙面和天花板衬垫系统的加拿大公司，其曾与华浚塑料建材有限公司签订合同采购产品。后因华浚塑料建材有限公司未能交付产品，被奥克塔福公司向哥伦比亚国际商事仲裁中心提出仲裁申请，仲裁庭支持了其部分请求。现奥克塔福公司要求根据《联合国承认及执行外国仲裁裁决公约》（即“《纽约公约》”），向中国法院申请承认并执行仲裁裁决。

华浚塑料建材有限公司辩称仲裁协议未经公证认证；仲裁裁决存在超裁的情形；仲裁程序与当事人约定不符；仲裁庭在就利息支付问题未向其履行通知义务；仲裁裁决中有关违反保密义务的约定违背我国公共政策等。

法院认为《纽约公约》中关于仲裁裁决及译文提交的规定是为了确保仲裁裁决和仲裁协议的可靠性、唯一性，本案中双方都对仲裁协议的中英文版本没有异议，因此可以受理本案。其次关于超裁问题，由于双方在协商沟通时对其他货物的处理达成一致，且华浚塑料建材有限公司在仲裁案中针对其他货物提出过反请求，此外，仲裁规则中表明仲裁庭可以就仲裁事项超出仲裁庭权限的抗辩以初步的问题或在仲裁裁决中就争议实质作出裁定。因此本案所涉及的仲裁裁决并未超过仲裁协议的约定。关于程序问题，法院经审查认为仲裁程序合法，并无违反仲裁规则的情形。关于华浚塑料建材有限公司所主张的仲裁裁决将已经在我国获得专利的产品认定为违反保密义务，进而认为该仲裁裁决严重违反我国法律基本原则、国家主权、违反社会公共安全、违反善良风俗以及公共利益，法院认为仲裁庭已经就华浚塑料建材有限公司是否违反保密义务进行了审查，且该事项没有损害我国的公共利益或者基本的法律制度，因此华浚塑料建材有限公司的抗辩不能成立，最终裁定承认和执行涉案的仲裁裁决。

点评分析及启示：

《纽约公约》于1958年6月10日订于纽约，1959年6月7日生效，是当前国际商事领域最为重要的争议解决公约之一，其确立了承认和执行仲裁裁决的最低国际标准，使得域外的仲裁裁决能够在缔约国获得承认和执行，目前《纽约公约》的缔约国和适用地区已经达到了163个。从争议解决的角度来说，仲裁具有高度的自主性、专业性和保密性，并且在承认和执行的应用上更为广泛，且程序相对较快，从费用上来看，英美等国的诉讼费用会远远高于仲裁。仲裁具有一裁终局的特点，如无特定原因，仲裁裁决自作出之日起即发生法律效力。

不过仲裁的适用还是要基于当事人自身的情况做出，包括判断双方违约的可能性、适用的法律、仲裁地、仲裁机构以及仲裁规则，以及执行等因素，综合考虑仲裁对于交易争议解决的优缺点，进而选择有利于己方主张权利的方式。

例如在本案中，双方当事人就合同争议约定了域外仲裁，并且被申请人所在国家为《纽约公约》缔约国，域外仲裁可以在中国法院得到认可并执行，申请人可以最大程序地降低自身成本，更为高效地解决案件纠纷。

七、仅凭产品吊牌信息是否能确认商标侵权人？（(2020)湘01民终12054号）

保罗弗兰克公司系一家外国企业，是第10065563号、第1469453号注册商标的商标注册人，其相关权利依法受我国法律保护。保罗弗兰克公司在市场调查中发现，某产品吊牌上标有其注册商标，并标有“丽柔世家家居服饰系列品牌：丽柔世家产地：中国广东"等字样，遂以商标侵权为由起诉了丽柔世家公司。

丽柔世家公司辩称涉案吊牌不是其生产、销售的，其生产销售的吊牌上并无保罗弗兰克公司的注册商标。但是法院认为，原告提交的吊牌与被告提交的吊牌一致，被告丽柔世家公司虽然主张原告的吊牌并非自己生产但是并未提供相应的证据证明，因此可以认定原告提供的吊牌是来源于被告，最终认定被告丽柔世家公司构成商标侵权。

点评分析及启示：

本案中，原告根据产品上的吊牌显示的公司主张对方侵犯商标权，由于被告提交的吊牌样式与原告相同，在没有相反证据的情况下，法院认定涉案吊牌就是来源于被告的。根据民事诉讼举证责任分配原则，当事人对自己主张的事实具有证明责任。基于原告的证据，可以反映出侵权产品的吊牌很大程度上是来源于被告，虽然被告予以否认，但是并未提出可信服的证据，因此其应当就举证不力承担不利后果。这也提醒其他企业注意，在经营的过程中应当重视自己品牌标识的管理，防止他人假冒，如有侵权行为，应当拿起法律的武器维护自身的合法权益。

八、侵权人对第三方平台未经授权发布来源于己方的虚假信息是否需要承担责任？（(2020)粤1973民初5154号）

西格里集团是全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商之一，拥有从碳石墨产品到碳纤维及碳碳复合材料在内的完整产品线，在全球拥有46多个生产基地，覆盖100多个国家的服务网络。东莞市西格理石墨制品有限公司使用“西格理"作为企业字号，在其公司主页、多个网页宣传其“代理德国西格里进口石墨材料，2006年取得德国西格里碳素集团（SGLCARBONGROUP）中国华南地区总代理"。西格里集团认为东莞市西格理石墨制品有限公司的上述行为主观上具有明显攀附的故意，客观上无偿占有了“西格里”的商业信誉，可能造成相关公众产生混淆，因此向法院起诉，要求对方停止虚假宣传，变更企业字号，发布澄清声明并赔偿经济损失40万元。后被告主动更名，删除了“西格里”字样，原告也撤回了相应的诉讼请求。

被告辩称，其没有在第三方网站发布宣传，其不应当承担第三方网站存在虚假宣传的责任。法院则认为第三方网站信息来源于被告发布的信息，且第三方的推广行为直接使被告受益，因此认定被告在其网站上和第三方网站发布了涉案信息，而该信息极易使相关公众误以为原被告之间存在特定联系，因此符合《反不正当竞争法》规定的虚假宣传，遂判决被告的行为构成侵权。

点评分析及启示：

虚假宣传是指在商业活动中经营者利用广告或其他方法对商品或者服务作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。经营者应当自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本案中，虽然被告主张第三方网站上发布的信息并非其授意的，但是其也并未采取任何措施防止第三方网站抓取，这就放任了侵权结果范围的扩大，最终法院认定被告也应当对该部分的侵权行为承担责任。

九、考试试卷一经发布是否还构成商业秘密？（(2018)沪73民终220号）

金融分析师协会是成立于美国的非营利性机构，负责世界范围内举办金融分析师（CFA）考试，并且获得中国政府同意批准在境内开展特许金融分析师考试的注册申请。

金融分析师协会将金融分析师模拟考试、范例考试试卷向美国版权局登记存档，美国版权局出具的证明载明试卷的作者及版权持有者均为金融分析师协会。在试卷上，载明了考生承诺会遵守相关保密条款，不会对外泄露考试内容，并留有考生的签字。

道明诚公司是一家教育培训公司，金融分析师协会在调查中发现道明诚公司的法定代表人余润长期组织人员盗取金融分析师考试相关保密、专有和受版权保护的资料，在为考生提供的课程中宣传、使用，并且允许他人使用盗取的资料。经对比，金融分析师考试试题与道明诚公司的培训资料存在部分相同的情况。金融分析师协会遂向法院提起诉讼，主张道明诚公司、余润侵害商业秘密及著作权。

法院认为，金融分析师各类试题属于独创性的智力劳动成果，构成著作权法意义上的作品，受著作权法保护。但是根据鉴定意见反映的结果，被告使用的题目大多是选择题，且因金融行业中对固定概念均有特定表达，供出题者的选择比较有限，因此不能因为该部分表达相同就认为构成实质性相似。对于原告主张的试题是否构成商业秘密，法院给出了否定的回答，其认为试题内容在考试开始时即向社会公开，丧失秘密性。针对违反保密义务的考生，原告可通过预设的考试规则进行处理，考生没有采取不正当手段获取未公开的试题则不属于《反不正当竞争法》调整的对象。二审法院还提出，著作权保护对象和商业秘密保护对象同一时，权利人可以同时主张权利，但是民事责任只能择一承担。但同时仍认可一审法院认定试卷不属于商业秘密的判断。

点评分析及启示：

本案涉及同一行为是否构成著作权侵权与商业秘密侵权的关系，《著作权法》与《反不正当竞争法》分别规定了作为保护对象的作品和商业秘密，因此，同一客体只要分别满足相应的条件，就能同时具有作品和商业秘密的属性。

针对著作权侵权，在侵权认定时需要考虑场景原则和必要表达，本案中，由于被控侵权对象属于学科试卷，出题范围需要根据知识点予以限定，而大量的专用词也是导致表达相似的重要原因，因此在判断实质性相似时应当将上述情况予以排除。

关于是否构成商业秘密的问题，需要考虑商业秘密的构成要件，《反不正当竞争法》所规定的商业秘密是指，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。本案中，原告为证明自己采取了保密措施，列举了考生守则、保密存放等手段，但是法院认为金融分析师考试是面向不特定社会公众的公开考试，相关公众只要参加当年的金融分析师考试都能知道试题、试卷的内容，因此原告采取的相应措施并不具有防止社会公众知悉涉案试题的作用，并且认为原告没有将试题作为商业秘密保护的主观意识。可见，培训机构组织人员“窃取”考试真题并用于商业经营的行为，司法机关目前仍不认为其属于侵害商业秘密的不正当竞争行为。

十、美国国际贸易委员会（ITC）决定对特定视频处理设备及其组件和数字智能电视及其下游产品发起337调查，涉及我国TCL等企业

据媒体报道，2020年10月13日，美国国际贸易委员会（ITC）决定对视频处理设备及其组件和数字智能电视及其下游产品发起337调查。该调查由美国DivX公司于9月10日向ITC提出，指控对美国出口、在美国进口或在美国销售的上述产品侵犯其专利，请求ITC发布有限排除令和禁止令，禁令对象涉及TCL、三星、LG等企业。有业内人士透露，目前中国机电产品进出口商会正在协助相关企业，积极应对此次事件。

TCL是中国主要的电视制造商之一，去年TCL全球电视出货量3200万台，超过LG居全球第二，市占率为13%，排名第一的三星电视市占率则为17.8%。

美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在337案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力。

近日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定电子设备，包括流媒体播放器、电视、机顶盒、遥控器及其组件作出337部分终裁：对本案行政法官于2020年12月2日作出的初裁（No.27）不予复审，即基于撤回终止对美国专利号9，716，853全部申诉、10，593，196部分申诉和7，589，642部分申诉的调查。

点评分析及启示：

337调查指的是依据美国《1930年关税法》第337节以及相关修正案中关于美国进口贸易中发生的知识产权侵权等不公平贸易行为发起的准司法程序。337调查的主管机构为美国国际贸易委员会（“ITC”），其职责是调查美国进口贸易中发生的专利侵权、商标侵权、著作权侵权、集成电路布图设计侵权、侵犯商业秘密、虚假广告以及涉及进口产品的反垄断等问题。一旦ITC裁定被诉方存在违反337条款的行为，就可能引发排除令与停止令，最严重的情况会导致涉案被告制造、进口的所有侵权产品均不得在美国进行宣传、销售或维修。

无独有偶，8月21日，ITC做出针对大疆创新科技有限公司的337调查发布终裁结果：不会发布禁令。这也意味着关于大疆及其关联公司在对美进出口或在美销售的无人机及其组件侵犯其专利权的指控最终被否决。

337调查程序对于依赖于美国出口市场的企业来说意义重大，与传统的诉讼程序相比，其具有管辖范围广、救济手段强、程序耗时短的特点，常常被美国境内公司作为阻止外国竞争者的产品进入美国市场的利器使用。据统计，2019年在向ITC提起的申诉中，有60%的案件涉及至少一家中国企业。对于中国企业来说，如涉及337调查程序，建议尽早聘请有经验的律师团队进行应对，进行全局考虑后制定详细的方案，将调查影响降低到最小。

随着中国企业国际化程度日渐提升，企业日常经营过程中需要应对的国内外诉讼呈现复杂化、多地域化、国际化等趋势，涉外知识产权纠纷甚至出现中国企业在境外诉讼中国企业的情况。对此，企业应当重点注意提升合规安全意识，了解行业普遍风险和未来趋势，寻找专业的律师团队提供法律服务，为企业的合规经营和可持续发展保驾护航！